一、 简介

从2011年10月起，经过大约5年的咨询和酝酿，香港立法会在二零一六年六月制定通过了《2016年专利（修订）条例》（下称“《修订条例》”），为香港引进“原授专利”制度建立了法律基础。《修订条例》将于2019年12月19日正式生效。

二、香港原专利制度概述

香港原专利制度是以1997年通过的《专利条例》为基础的。根据该条例，香港可授予的专利包括标准专利和短期专利两种，其最长有效期分别为20年和8年。标准专利并不由香港专利机构直接授予，而要申请人在三个指定专利局之一取得专利批准后再向香港专利注册处申请。这三个指定专利局包括中国内地的国家知识产权局、英国专利局和欧洲专利局。

此种原本依赖于其他国家或地区的专利局的专利制度称为“再注册”制度。在该制度下，香港专利注册处只对专利进行简单的形式审查，并不进行实质审查。短期专利在原制度中又称为小专利，最长有效期是8年。这种短期专利的设置目的是给商业寿命较短的发明提供保护。短期专利相对于标准专利手续简单、申请快捷、费用低廉。同样地，香港专利注册处不对短期专利进行实质审查，只进行简单的形式审查。

在《修订条例》颁布前，香港政府对本地专利从业人员的规管十分有限，香港不针对专利代理人设立从业资格准入考试，仅规定非居于香港或裁定犯了刑事罪行等人员不能为专利代理人。这意味着，基本上任何人都可以自由地在香港以“专利代理人”、“专利师”等头衔提供专利代理服务。虽然许多在香港从事专利代理业务的人员其实具有其它司法管辖区专利从业资格，但由于香港专利代理业务不受规管，在原本的制度下，任何人无论是否具备相关技术和法律才能，均可自称为专利从业员。

三、 《2016年专利（修订）条例》核心内容

（一）设立原授专利制度

《修订条例》通过制订申请、审查和授予原授专利的法律及程序框架设立原授专利制度，与现有的标准专利 “再注册”制度并行，申请人在原授专利制度充分实施后可以直接在香港提交标准专利申请，进行实质审查，而无需事先在中国内地、英国或欧洲专利局取得专利。

《修订条例》第45条次新增了第3部，具体为第37A至37ZD条，分别对香港申请、不具损害性的披露、优先权利、原授专利申请人、原授专利申请程序等进行了规定。知识产权署下专利注册处处长收到原授专利申请后，会对申请进行形式审查，若申请符合形式上的规定，处长会在一段时间后以规定的方式发表该项专利申请的说明书、申请人的姓名或名称及有关发明人的姓名，无须等待香港以外指定专利当局的公开资料。发表后，经申请人要求，处长会对申请启动实质审查程序。如果审查后认为该项专利申请并不完全符合规定，处长可以提出反对意见。申请人收到反对意见后有三种选择进行回应：提交申述；建议修订说明书及权利要求；要求处长复核反对意见。处长必须依照规定程序，考虑申请人所提交的申述及所建议的修订是否足以消抵原反对的理由。经实质审查后，如果处长认为该申请符合所有审查规定，便会授予标准专利并发表该授予的专利。

由于香港目前尚不具备独立进行实质审查的能力和经验，专利注册处处长目前只是实质审查程序的启动者，具体实质审查工作暂外包给国家知识产权局进行。

（二）优化短期专利制度

香港的短期专利制度为申请人提供了较快捷和便宜的直接申请渠道，为商业寿命较短的发明在香港提供最长8 年的保护。但是为了防止制度被滥用，《修订条例》提出了对现行短期专利制度的优化措施，以增强其完整性。有关改革¹包括：

1. 推行短期专利“批予后的实质审查”机制，允许短期专利所有人或就某短期专利的有效性有合理疑虑或怀疑的任何第三方，向知识产权署提出为该专利进行“批予后的实质审查”的请求；

2. 就执行未经审查的短期专利，把请求进行上述“批予后的实质审查”作为展开相关法律程序的基础；

3. 要求任何短期专利所有人，在有意提出侵权诉讼程序时，必须向所受威胁的人提供有关该短期专利的充分资料，包括批予后的实质审查资料，否则有关威胁可被视为无理威胁；

4. 放宽短期专利申请中独立权利要求的数目上限（由一项放宽为两项）；

5. 在经优化的短期专利制度下，知识产权署在收到就某短期专利进行实质审查的请求后，将对该短期专利进行实质审查，以决定有关短期专利是否符合法律规定的可专利性；及

6. 经实质审查后，该短期专利如果被认为已符合所有审查规定，便会获得知识产权署发出实质审查证明书，作为专利有效的证据，否则该短期专利将被撤销。

（三）规管专利从业人员

    《修订条例》新增规管专利从业人员的条款，禁止任何人使用专利相关的某些头衔及描述，例如认可专利代理人、注册专利代理人、认可专利师和注册专利师等，以作为设立全面规管制度之前的初步措施。违反该项禁止性规定属于犯罪，最高可被判罚金50万港元²。

四、《2019 年专利（一般）（修订）规则》

2019 年3月15日，知识产权署网站公布了同日刊宪的《2019 年专利（一般）（修订）规则》，该《修订规则》于2019 年3 月20 日提交香港立法会。经立法会进行先订立后审议的程序后，《修订规则》将于有关处长以宪报公告指定的日期起生效，并且这个生效日期将与《修订条例》的生效日期一致。

《2019 年专利（一般）（修订）规则》是在《2016年专利（修订）条例》的框架之下订立的，为新专利制度订明详细的常规和程序。其中参考内容摘要包括以下四个方面：

1. 规范了有关提交和审查原授专利申请的详细程序³；

2. 规范了有关短期专利制度，实施“批予后的实质审查”的详细规定及程序⁴；

3. 提出了有关新专利制度下各项费用标准（例如申请费、实质审查费用、请求实质审查后复核等等费用）的建议⁵；以及

4. 其他相应或技术性质的修订。

五、总结

香港的新专利制度主要推行原授标准专利制度，优化现行的短期专利制度及推行一项暂行规管措施，以禁止任何人在香港使用与专利从业相关的一些具混淆性或误导性的名衔及描述。

2017年6月28日，香港商务及经济发展局与国家知识产权局签署了《关于在知识产权领域合作的安排》，促进双方在知识产权领域的交流与合作。国家知识产权局将为香港原授专利制度提供强大支持及对实质审查的技术协助。